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在做专利答复审查意见时应该注意的事项

精华 发表在 资料&学习 2018-10-23 18:04 来自PC 复制链接 手机看帖 扫一扫!手机看帖更爽 0 57

    当一项发明专利进入实质审查阶段,如果审查员对专利申请内容有疑问,通常会以《审查意见通知书》的形式将审查的意见和倾向性的结论通知申请人,申请人接到《审查意见通知书》可以选择以下几种方式处理。

    1.同意国家知识产权局的审查意见,按照审查意见通知书的要求对其申请文件进行修改,使之符合《专利法》及其实施细则的规定。此后,国家知识产权局一般便可批准修改后的申请。

    2.对国家知识产权局指出的缺陷表示同意,也同意修改,但不采纳或者不完全采纳国家知识产权局的修改建议,而是根据自己的意愿修改。如果国家知识产权局同意申请人的修改,可以批准修改后的申请;如果不同意,可以再次发出审查意见通知书,要求申请人再次修改其申请。这一过程原则上可以进行多次,直到国家知识产权局接受申请人的修改或者驳回该申请为止。

    3.不同意国家知识产权局提出的审查意见,认为其申请不存在审查意见通知书指出的缺陷。在这种情况下,申请人可以提出相反的意见并说明理由。如果国家知识产权局接受申请人的意见,其申请可以得到批准;如果国家知识产权局不同意申请人的意见,则将再次发出审查意见通知书,重申原来的意见,或者作出驳回该发明专利申请的决定。

    4.同意国家知识产权局认为其申请不具备授予专利权的可能,应当驳回的审查意见,不再陈述意见,待指定期限届满,该申请即被视为撤回。

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    答复审查意见时应注意的问题

    专利审查员审查专利申请的目的,一方面是为了发现申请文件中存在的缺陷,给申请人消除缺陷的机会,使专利申请被授权后权利更加稳定;另一方面,使申请人所要求的保护范围对公众而言更加公平、合理,不能存在将现有技术、公知技术囊括其中的现象。因此申请人在答复审查员发出的审查意见时,应理解专利审查的上述两个目的,并在此基础上确定答复的一些基本原则。具体而言,答复审查意见时应注意以下几个问题:

    1.正面、直接地针对审查员的意见进行答复。审查员发出审查意见和申请人答复审查意见的过程,事实上就是申请人与审查员就专利申请的相关问题进行交流的过程,因此申请人在答复时一定要针对审查员所提出的问题准确、高效地与审查员进行沟通,决不能闭门造车,一味强调自己的观点。

    2.应努力争取最大的利益。申请人申请专利的目的是为了获得专利保护,对申请人而言,专利保护范围愈宽愈好,但审查员为了公众的利益必须对申请的保护范围把住关口,因此他们往往要求申请人只保护一个较小的范围。从这个角度理解,可以认为审查员与申请人是对立的。因此申请人在答复审查意见时,不应当不假思索地接受审查员的意见,而应当认真分析审查意见的正确与否。除非审查意见绝对正确,应当尽量争取不做缩小权利要求保护范围的修改或者陈述。如果必须缩小保护范围,也应当仅将其缩小到可能的最大保护范围,而不应当为了获得授权将其缩小到很难获得真正保护的较小范围。

    3.对申请文件进行修改时,不能超出原申请文件记载的范围。这是《专利法》第33条明文规定的一项修改原则。一般而言,对发明和实用新型申请,不能增加原说明书和权利要求未记载的技术特征,也不能扩大原权利要求的保护范围;对外观设计申请,不能增加原图或照片中未标示出的形状、图案、色彩,也不得扩大原图或照片所确定的保护范围。

    4.有理、有利、有节,避免过激言辞。答复审查意见时应当摆事实、讲道理,客观地陈述申请人的观点。即使申请人完全不同意审查员的审查意见,或者认为审查员没有完全理解甚至错误理解了本发明,仍应注意心平气和地答复,避免使用过激的语言。双方相互尊重将有利于意见的交流和沟通,更有利于问题的解决及申请的授权。

    5.按时完成并递交答复意见。答复审查意见都有严格的期限限制,申请人应在规定的期限内完成并递交答复意见,否则其申请将被视为撤回。初步审查程序中审查意见通知书的答复期限通常为两个月;实质审查程序中第一次审查意见通知书的答复期限通常为4个月,再次审查意见通知书的答复期限通常为两个月。如果申请人因故在上述期限内不能答复的,可以请求延长答复期限。不过,申请延长答复期限需要注意两个问题:一是申请延长期限的申请必须在原期限届满前提出;二是要在原期限届满前缴纳延长期限请求费。延长期限请求费以延长的期限长短(以月为单位)计算,第一次延长期限请求费的收费标准为每月300元,再次延长期限请求费的收费标准为每月2000元。




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